Tsubame IP Law Firm

PCT · NATIONALE PHASE IN JAPAN

Japanische Patentprüfung und Bescheidserwiderung

Ergeht ein Prüfungsbescheid des JPO, prüfen wir Beanstandungen und Entgegenhaltungen, beurteilen die Erteilungsaussichten und empfehlen eine Erwiderung, die Ihre Ziele für die Anmeldung berücksichtigt.

Japanisches Patentamt, Tokio · Foto: Rs1421 (2012) · CC BY-SA 3.0 · Beschnitten

Häufige Beanstandungen in Japan und Erwiderungsbeispiele

Ein Prüfungsbescheid nennt die Beanstandungen des Prüfers und gibt Gelegenheit, mit Argumenten und/oder Änderungen zu erwidern. Häufige Beanstandungen sind nachfolgend dargestellt.

Die Beispiele sind hypothetisch. Andere Beanstandungen sind möglich; mehrere können gleichzeitig erhoben werden.

Japanisches Patentgesetz, Artikel 29 Absatz 1

Neuheit

Die beanspruchte Erfindung wird als identisch mit einer vor dem Anmeldetag (frühesten Prioritätstag) bekannten oder offenbarten Technik angesehen.

Unser Vorgehen: Wir vergleichen die entgegengehaltene Offenbarung mit jedem Anspruchsmerkmal und ermitteln technische Unterschiede.

Japanisches Patentgesetz, Artikel 29 Absatz 2

Erfinderische Tätigkeit

Die Erfindung wird für den Fachmann angesichts des Standes der Technik als naheliegend angesehen. Neuheit allein begründet keine erfinderische Tätigkeit.

Unser Vorgehen: Wir prüfen die Veranlassung zur Kombination von Dokumenten, die technische Vereinbarkeit und relevante Wirkungen.

Japanisches Patentgesetz, Artikel 36 Absatz 6 Nummer 2

Klarheit

Der Anspruchswortlaut oder der Gegenstand, für den Schutz begehrt wird, ist unklar.

Unser Vorgehen: Wir prüfen Definitionen und Terminologie und erwägen eine Erläuterung oder eine offenbarungsgestützte Änderung des Wortlauts.

Japanisches Patentgesetz, Artikel 36 Absatz 6 Nummer 1

Stützung durch die Beschreibung

Der beanspruchte Umfang wird durch die in der Beschreibung dargestellte Erfindung nicht ausreichend gestützt.

Unser Vorgehen: Wir beurteilen, ob Beschreibung und allgemeines Fachwissen den gesamten beanspruchten Umfang stützen.

Japanisches Patentgesetz, Artikel 36 Absatz 4 Nummer 1

Ausreichende Offenbarung

Die Beschreibung erläutert nicht ausreichend, wie ein Fachmann die Erfindung ausführen kann.

Unser Vorgehen: Wir prüfen Offenbarung und Fachwissen zum Anmeldezeitpunkt auf die Ausführbarkeit der Erfindung.

Japanisches Patentgesetz, Artikel 29 Absatz 1, einleitender Satz

Medizinische Verfahren und gewerbliche Anwendbarkeit

In Japan gelten Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung oder Diagnose am Menschen als nicht gewerblich anwendbar.

Unser Vorgehen: Wir prüfen die Anspruchskategorie. Medizinische Verfahren am Menschen unterliegen Beschränkungen; Arzneimittel und Medizinprodukte sind nicht generell ausgeschlossen.

Beispiele und Rechtsgrundlagen

Neuheit

Beispiel: Sämtliche Merkmale der beanspruchten Vorrichtung sollen in einem einzigen Dokument offenbart sein.

Unsere Erwiderungsarbeit

Wir vergleichen den tatsächlichen Offenbarungsgehalt mit dem Anspruch, prüfen Unterschiede in Merkmalen oder Bedingungen und hinterfragen die Auslegung des Prüfers. Gegebenenfalls erwägen wir die Aufnahme eines ursprünglich offenbarten Merkmals.

JPO: Prüfungsrichtlinien zur Neuheit (Japanisch) ↗

Erfinderische Tätigkeit

Beispiel: Der Prüfer kombiniert die Vorrichtung aus Dokument A mit dem Steuerungsverfahren aus Dokument B.

Unsere Erwiderungsarbeit

Wir prüfen Kombinationsanlass, technische Vereinbarkeit, gegen eine Kombination sprechende Umstände einschließlich einer davon wegführenden Lehre sowie relevante Wirkungen. Vorgeschlagene Änderungen werden auf Offenbarungsgrundlage und Auswirkungen auf den Schutzumfang geprüft.

JPO: Prüfungsrichtlinien zur erfinderischen Tätigkeit (Japanisch) ↗

Klarheit

Beispiel: „Eine ausreichend hohe Temperatur“ ist nicht definiert oder ein Bauteil wird in den Unterlagen unterschiedlich bezeichnet.

Unsere Erwiderungsarbeit

Wir gleichen Definitionen, Begriffe und Beziehungen mit dem Ausgangstext ab und erwägen eine Erläuterung oder eine offenbarungsgestützte Änderung. Übersetzungsfragen werden anhand des Originals geprüft.

JPO: Prüfungsrichtlinien zur Klarheit (Japanisch) ↗

Stützung durch die Beschreibung

Beispiel: Versuche und Erläuterungen betreffen einen bestimmten Werkstoff, der Anspruch umfasst jedoch eine breite Werkstoffklasse.

Unsere Erwiderungsarbeit

Wir berücksichtigen die Gesamtoffenbarung und das allgemeine Fachwissen und entwickeln Argumente zur technischen Stützung oder prüfen eine geeignete Änderung. Bloße terminologische Übereinstimmung genügt nicht.

JPO: Prüfungsrichtlinien zur Stützung (Japanisch) ↗

Ausreichende Offenbarung

Beispiel: Wesentliche Herstellungsbedingungen fehlen; das beschriebene Verfahren soll das Produkt nicht reproduzieren können.

Unsere Erwiderungsarbeit

Wir prüfen die ursprüngliche Offenbarung und das allgemeine Fachwissen am Anmeldetag und berücksichtigen gegebenenfalls Nachweise. Fehlende ursprüngliche technische Inhalte lassen sich nicht ohne Weiteres nachträglich durch Änderungen ergänzen.

JPO: Prüfungsrichtlinien zur ausreichenden Offenbarung (Japanisch) ↗

Medizinische Verfahren und gewerbliche Anwendbarkeit

Beispiel: Ein Anspruch betrifft unmittelbar die Behandlung eines Patienten durch Verabreichung eines Arzneimittels.

Unsere Erwiderungsarbeit

Arzneimittel und Medizinprodukte sind nicht generell ausgeschlossen. Wir prüfen den konkreten Anspruch und erwägen zulässige Gegenstände und Anspruchsformen innerhalb der ursprünglichen Offenbarung und der geltenden Änderungsgrenzen.

JPO: Medizinische Verfahren und gewerbliche Anwendbarkeit (Japanisch) ↗

Von der Analyse zur Erwiderung

  1. 01BewertenBeanstandungen, Entgegenhaltungen und Aussichten
  2. 02AbstimmenArgumente, Änderungen und Schutzumfang
  3. 03ErwidernFreigegebene Erwiderung innerhalb der Frist

Klärung mit dem Prüfer per E-Mail oder Telefon

Soweit eine Klärung sinnvoll ist, kontaktieren wir den Prüfer vorwiegend per E-Mail oder Telefon. Wir strukturieren die technischen Fragen und vorgeschlagenen Änderungen und bereiten nach Ihrer Freigabe die schriftliche Erwiderung vor.

Ein Gespräch ersetzt weder die schriftliche Erwiderung noch deren Frist und garantiert keine Erteilung.

Gebühren für den Prüfungsantrag

KMU, natürliche Personen und Hochschulen, die die jeweiligen Voraussetzungen erfüllen, können für eine Ermäßigung oder Befreiung von JPO-Prüfungsgebühren in Betracht kommen. Berechtigte KMU zahlen die Hälfte der regulären Prüfungsgebühr; berechtigte Kleinunternehmen und KMU-Startups zahlen ein Drittel.

Wir kennen die Voraussetzungen und Antragsverfahren für Gebührenermäßigungen. Wir prüfen die verfügbaren Möglichkeiten und übernehmen die Antragstellung, damit eine übersehene Ermäßigung nicht zu unnötigen Amtsgebühren führt. Voraussetzungen und weitere Möglichkeiten zur Kostensenkung →

Beispiel: 20 Ansprüche, internationaler Recherchebericht nicht vom JPO

JPY 124.000 + 20 × JPY 3.600 = JPY 196.000. Dies ist die Amtsgebühr für den Prüfungsantrag, getrennt von der JPO-Eintrittsgebühr von JPY 14.000 und den anwaltlichen Honoraren.

Amtsgebührenkategorien und Anspruchszahl

Für internationale Anmeldungen mit Anmeldetag am oder nach dem 1. April 2019 gelten folgende reguläre Prüfungsgebühren.

Kategorie des internationalen RechercheberichtsAmtsgebühr für den Prüfungsantrag
Von einer anderen Internationalen Recherchenbehörde als dem JPO erstelltJPY 124.000 + JPY 3.600 je Anspruch
Vom JPO erstelltJPY 83.000 + JPY 2.400 je Anspruch
Regulärer Satz, wenn die genannten Kategorien nicht greifenJPY 138.000 + JPY 4.000 je Anspruch

Vor Berechnung des endgültigen Betrags bestätigen wir die Anspruchszahl bei Prüfungsantragstellung, die anwendbare Kategorie und mögliche Ermäßigungen. Honorare für damit verbundene Arbeiten zur Prüfung der Unterlagen oder zu Änderungen werden mit dem Leistungsumfang gesondert angeboten.

JPO: aktuelles Gebührenverzeichnis ↗

Honorare für Bescheidserwiderungen

Unser Angebot richtet sich nach Beanstandungen, Entgegenhaltungen, technischer Analyse und Änderungsaufwand. Beschwerden, Teilanmeldungen und weitere Erwiderungen werden gesondert betrachtet. Umfang und Kosten stimmen wir vor Arbeitsbeginn ab.

Wird in einer von unserer Kanzlei erstellten Übersetzung ein eindeutiger Übersetzungsfehler festgestellt, berechnen wir für dessen Berichtigung kein zusätzliches Übersetzungshonorar. Andere Änderungen und Bescheidserwiderungen werden gesondert abgestimmt und angeboten. Fallen für die Einreichung einer Berichtigung JPO-Amtsgebühren oder damit verbundene anwaltliche Honorare an, stimmen wir diese Kosten vorab mit Ihnen ab.

Angebot anfordern

Nennen Sie uns die WO-Nummer und Ihre Ziele. Wir prüfen die Angaben und erläutern die nächsten Schritte.

Angebot anfordern →

Allgemeine Informationen, geprüft am 15. Oktober 2026. Verfahren und Gebühren hängen von der Anmeldung ab und können sich ändern. Vor Annahme eines Einreichungsauftrags bestätigen wir den aktuellen Stand.
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