출원방법 선택
해외에서 상표를 출원하는 방법은 두 가지 중에서 선택이 가능합니다. 즉, (1) 상표를출원하고자 하는 국가의 특허청에 직접 출원을 하거나, (2) ‘표장의 국제등록에 관한마드리드 협약’ (이하, ‘마드리드 협약’)에 가입한 국가의 경우, 상표를 출원하고자 하는국가의 등록기관을 통해 상표권 국제출원을 진행하는 방법이 있습니다. 유럽연합의 경우,상표등록 출원서류를 유럽공동체 상표디자인청 (OHIM)에제출하면 27개국 모두에서상표권을 획득할 수 있습니다. 다음은 출원방법에 대해 간략한 설명입니다.
상표를 출원하고자 하는 국가의 특허청에 직접 출원하는 방법
이 방법은 상표 출원 방법 중 가장 보편적으로사용되고있습니다. 출원 대상 상표명은 이 상표에대해 상표를 출원하고자하는 국가의 언어로 번역하여야합니다. 일본어 문자로 구성된 상표를일본 특허청에 출원할 경우, 이 상표를 그대로 등록할 수 있습니다. 단, 일본어는 해외에서는단순한 부호나 기호일 뿐이므로, 일본 상표를해외에 출원할 때는 이 상표를 출원하고자하는국가의 언어로 출원 전에 번역하는 것이 좋습니다. 중국의 경우, 현지어로 간단하고손쉽게 표현할수 있는 이름을 가진 상표는 중국어로 등록되어있습니다(예: 중국에서, 미국의 유명 커피프랜차이즈브랜드 ‘스타벅스’는‘星巴克’으로, 홍콩의 대표적인금융그룹 ‘HSBC’는‘汇丰银行’으로등록되어있습니다.). 그 밖에도, 일본에 상표를 출원한후 6개월 이내에 해외에 상표를 출원하면파리 협약에 따라 우선권을주장할 수 있습니다.
즉, 제2국 (해외 출원)에상표를 출원한 일자는 제1국 (일본 출원)에상표를 출원한 일자와 동일한것으로 인정됩니다. 이 우선권은선출원주의를채택하는국가에서부여됩니다.
- 직접 출원 수수료 예시
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- 중국 상표등록출원수수료: 건당 미화1,200달러
가거절통지 후 마드리드 협약에 따라 대응 서류 제출하기
해외에서일본에 상표를 출원한 경우, 국제 상표등록절차는 마드리드협약에 따라 진행이가능합니다.마드리드협약국 중 출원인이출원을 희망하는 국가 (이하, ‘지정국가’)의특허청은동일한 절차에 따라상표 등록을 진행합니다. 즉, 본국 특허청이제출한 출원서류가해외 특허청에 접수되면, 각국가에서는실질심사를시작합니다.
출원한 상표에 대해 해외 특허청에서등록 승인을받았다 하더라도, 지정국가에서는독자적 심사를진행하거나가거절통지서를통지할 권한을여전히 보유하고 있습니다. 출원된 상표에 대해 승인 또는거절 결정을 한 후에는 출원인에게이 결정을통보합니다. 가거절통지서는국제 출원일로부터12개월또는 18개월 (마드리드협약국 중 통지서발송 기한이 18개월로설정된 국가의 경우) 이내에출원인에게발송됩니다.
한편, ‘가거절통지서’는지정국가가출원된상표의 등록을 거부하는이유를 가지고 있음을 의미합니다.따라서, 이러한 이유를 해소하기위해서는 의견서나보정서를제출하여야합니다.
츠바메특허법률사무소는일본 특허청이 통지한가거절통지서에대해 마드리드협약에 따라 대응서비스를제공해 드립니다. 당소는 일본법에따른 과거 판결, 판례, 등록 사례를 근거로 의견서,보정서를작성하여 제출하는절차를 대행해 드립니다. 또한, 의견서는영어로 작성하며, 작성한 후에는제출에 앞서 고객으로부터확인을받습니다.
수수료 예시
가거절 통지에 대한 대응기한
가거절 통지에 대한 대응기간은3개월이며, 다음 절차를통해 3개월까지연장이 가능합니다. 2016년4월부터는가거절 통지에 대한 대응 기간 3개월이만료된 후에도 연장 신청이 가능합니다.
수수료 예시
- ※ 츠바메특허법률사무소에 의견서 또는 보정서 작성 대행을 요청할 경우, 최초 연장 시 변리사 수수료는 면제됩니다.
가거절 통지에 대한 정규 대응 기간 3개월이 만료되기 전에 연장을 신청하는 경우
정규 대응 기간 3개월이 만료된 후 연장을 신청하는 경우
- ※ 정규 대응 기간 3개월 만료 후 연장 신청 (2개월: 수수료 4,200엔)
연장된 기간을 포함하여 총 4개월이 경과한 후 2차 연장을 신청하는 경우
- ※ 대응 서류를 위의 4개월 (정규 대응 기간 + 1차 연장기간) 이내에 접수하지 못한 상태에서이기간이 만료된 후에도 여전히기간 연장 신청이 가능합니다.
- ※ 출처: 일본 특허청
